EON_613

EON

EWS

613

- NOVEMBRE 2017

co delle informazioni e/o

esperienze oggetto del

diritto violato, vanifican-

do di fatto tale forma di

tutela. La violazione del

brevetto non influisce

invece sull’esistenza e/o

sulla validità del diritto di

brevetto in capo al titola-

re, in quanto l’esistenza

del relativo titolo dipende

soltanto da atti compiuti dal tito-

lare stesso (es. il deposito della

domanda, il pagamento delle re-

lative tasse di mantenimento), e

la sua validità è ancorata a fatti

oggettivi e certamente indipen-

denti dalla violazione stessa.

Il mantenimento dell’invenzione

in segretezza industriale pone,

fra l’altro, anche un altro proble-

ma: se un terzo arrivasse a con-

cepire la medesima invenzione

e optasse per una diversa tutela,

ad esempio decidesse di brevet-

tarla, che cosa accadrebbe? In

questo caso, infatti, il detentore

del segreto avrebbe si un diritto

di preuso, per utilizzare anche

in futuro l’invenzione per i suoi

bisogni, ma tale diritto di preu-

so sarebbe limitato sia a livello

e nella maggior parte delle

soluzioni di tipo tecnico non vi

sono dubbi circa l’opportunità

di tutelarle mediante il deposi-

to di una domanda di brevetto

(per invenzione industriale o per

modello di utilità), non mancano

casi pratici in cui la domanda

“brevettare o mantenere il se-

greto industriale?” non si sia in-

sinuata, anche solo per qualche

secondo, nella mente del con-

sulente in proprietà industriale

e del rispettivo cliente. Ciò è

vero soprattutto per certi settori

tecnici in cui l’“invenzione” non

è di immediata evidenza (oc-

corre cioè procedere ad anali-

si approfondite, talvolta anche

complesse, per comprendere

l’invenzione nella sua interez-

za e profondità e poterla repli-

care), quali ad esempio certi

procedimenti industriali interni

alle imprese, prodotti con com-

posizioni chimiche difficilmente

rintracciabili, o il software. È ad

esempio chiaro che un software

implementato in un circuito inte-

grato, protetto anche da prote-

zioni di tipo tecnico (crittografia,

salvataggio con modalità write-

only), non sia immediatamente

intelligibile ma richieda lunghi

e complessi sforzi per com-

prenderne i principi alla base

del suo funzionamento. Allo

stesso modo, certe particolari

sostanze non sono facilmente

riproducibili, ovvero i loro com-

ponenti essenziali non sono

così facilmente individuabili,

nelle percentuali e nelle tipo-

logie. Se dovessimo appunto

fare un esempio di un prodot-

to tutelato mediante il segreto

industrial,e ciò che viene subito

in mente è la formula della coca

cola. Essa è rigorosamente

tutelata, da più di un secolo,

mediante il segreto industriale.

Come tutti ben sanno, la dura-

ta dell’esclusiva di un brevetto

è temporalmente limitata nel

tempo (d’altronde la ratio del

mondo brevettuale è quella di

concedere, per un intervallo

temporale limitato, una esclusi-

va commerciale sull’invenzione

per ripagare gli sforzi intellet-

tuali dell’inventore, in cambio

della messa a disposizione

del pubblico dell’invenzione

stessa), mentre la durata del

segreto industriale non ha li-

miti temporali. Al fine dell’azio-

namento del diritto in giudizio,

nel caso del segreto industriale

la prova dell’esistenza e della

validità del diritto nascente dal

segreto richiede al detentore

del segreto di provare fatti la cui

efficacia probatoria dipende da

valutazioni molto più soggettive

rispetto al caso in cui si desideri

far valere in giudizio il diritto na-

scente da un brevetto. In altre

parole, in concreto, risulta mol-

to più semplice azionare una

domanda di brevetto piuttosto

che lamentare la violazione

del segreto industriale da parte

di terzi. In generale, infatti, la

prova dell’esistenza del diritto

nascente dal brevetto dipende

dalla semplice presentazione

del titolo, e la prova della sua

validità, se necessaria, è anco-

rata saldamente al contenuto

del brevetto. Nel caso del se-

greto industriale, occorre invece

provare almeno che le informa-

zioni e/o esperienze oggetto del

segreto hanno un valore econo-

mico in quanto segrete, e che

sono sottoposte a procedure

(aziendali) adeguate per man-

tenerne la segretezza. Sem-

bra quindi si possa affermare

che a favore del brevetto ci sia

certamente il più semplice azio-

namento in giudizio del diritto

corrispondente, il che è sicura-

mente un vantaggio di portata

certamente significativa. È da

notare, inoltre, che la violazione

del diritto nascente dal segreto

industriale da parte di terzi può

comportare conseguenze che

vanno oltre tale violazione, e

che possono quindi pregiudi-

care l’esistenza e/o la validità di

tale diritto nel futuro, annullan-

do il vantaggio rappresentato

dalla non limitatezza temporale

del diritto stesso. Infatti, la vio-

lazione del diritto sul segreto

industriale può facilmente com-

portare l’accessibilità al pubbli-

Brevettare o mantenere

il segreto industriale?

IMONE

ILLI

AVIDE

LDO

ALZONI

quantitativo sia a livello quali-

tativo, entro i limiti di ciò che è

avvenuto, in riferimento al suo

preuso, nell’anno precedente

alla data di deposito o di priorità

della domanda di brevetto de-

positata dal terzo.

Da quanto sopra, si evince che i

casi in cui sia conveniente man-

tenere l’invenzione in regime

di segretezza industriale sono

veramente pochi, e come altre-

sì la difficoltà di tale tutela sia

estremamente elevata e abbia

notevoli rischi. Ne discende per-

tanto che, laddove possibile, sia

senz’altro da preferire la tutela

mediante il ben più solido istitu-

to del brevetto, che ha principal-

mente due effetti:

• ottenere una esclusiva per un

prestabilito tempo;

• evitare che altri possa-

no validamente brevet-

tare successivamente

l’innovazione (la pub-

blicazione del docu-

mento brevettuale di

fatto nega la possibilità

di successive richieste

di tutela per la medesi-

ma invenzione).

Una domanda che può insinuarsi, anche solo per un attimo,

nella mente del consulente in proprietà industriale e del

rispettivo cliente

DAVIDE ALDO

FALZONI

consulente

europeo in

brevetti di

Bugnion

SIMONE

MILLI

consulente

europeo in

brevetti,

consulente

europeo in

disegni e

modelli di

Bugnion

Chi è Bugnion

Bugnion

è fra le principali aziende europee e italiane nel settore della consulenza in

proprietà industriale e intellettuale. Individua e tutela, con l’ottenimento dei diritti esclu-

sivi, i beni immateriali delle aziende: i risultati della ricerca, dell’innovazione e della crea-

tività (brevetti per invenzione e modelli industriali, disegni, processi produttivi innovativi,

know-how, software, diritto d’autore e così via); i segni distintivi (marchio, ditta o denominazione sociale,

insegna, nome a dominio e così via). Bugnion aiuta le imprese a costruire il proprio vantaggio competitivo

attraverso la gestione di questi diritti, il loro sfruttamento, difendendoli dalla concorrenza, valorizzandoli e

facendone un elemento fondamentale del patrimonio aziendale. Bugnion edita una newsletter a cadenza

bimestrale che raccoglie approfondimenti – a cura dei suoi professionisti in ogni settore scientifico e

tecnologico, meccanico, elettronico, informatico, chimico, farmaceutico, biotecnologico – su argomenti

specifici riguardanti la tutela e la valorizzazione dei beni immateriali: analisi di leggi e relativi commenti,

sentenze o casi emblematici per offrire una più ampia visuale del complesso universo in cui si inserisce la

proprietà industriale e intellettuale. Per essere sempre aggiornati sulle ultime novità è possibile iscriversi

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